汽車零件製造商在歐盟維修免責條款下 可在產品上使用他人商標？
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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授
波蘭的GQ進口銷售奧迪的水箱護罩格柵
Audi是一家德國汽車製造商，擁有歐盟的象徵性商標，即AUDI商標，註冊號爲000018762，涵蓋了「陸地、空中和水上車輛、以及屬於該類別的部件和組件，包括髮動機」等內容[2]。
圖1：Audi汽車的四環商標（AUDI商標） /圖片來源： C-334/22 - Audi (Support d’emblème sur une calandre), Judgment ECLI:EU:C:2024:76, Jan 25, 2024.
GQ是一名自然人，透過網路銷售汽車零件，主要銷售給這些零件的分銷商。其中，GQ宣傳銷售適用於二十世紀80年代和90年代初期奧迪汽車（以下簡稱「奧迪」）的前水箱護罩格柵。這些格柵上包含了像原件一樣的雕刻空間，用於插入和安裝奧迪的標誌，與商標權人的歐盟商標輪廓相應[3]。也就是說，格柵上的這個元素，雖然不是AUDI商標本身，但由於是保留來裝上AUDI商標的安裝區域，所以也設計成四環的形狀。故某程度該形狀相同或近似於AUDI商標。
圖2：非原廠製造的奧迪車水箱護罩格柵 /資料來源：Advocate General vs. German Supreme Court – Does the use of four rings on a car grille infringe Audi’s trademark? - The IPKat (ipkitten.blogspot.com)
從2017年開始，奧迪對GQ提起法律訴訟，以阻止其銷售非原廠的汽車零件，其中零件的形狀整體或部分上與AUDI商標相似[4]。
奧迪向華沙地區法院提告請求銷燬
2020年5月5日，奧迪向波蘭華沙的華沙地區法院（Sąd Okręgowy w Warszawie）提出申請，要求禁止GQ宣傳、進口、銷售或推向市場上的非原廠水箱護罩格柵，因這些格柵上有預計安裝AUDI商標的位置，該位置的形狀與AUDI商標相同或近似。奧迪還要求銷燬由波蘭海關扣押的70個侵害AUDI商標的水箱護罩格柵[5]。
GQ則提出抗辯，其指出，由於歐盟設計保護法規允許其他非原廠製造的維修零件，而一般汽車製造商也不反對在原廠製造非原廠的水箱護罩格柵時，連同在格柵上一起製造相關的原廠品牌商標元素[6]。
華沙地區法院認爲，爲了裁決其此件爭議，必須確定AUDI商標所賦予的保護範圍是否擴展到水箱護罩格柵上類似原廠商標的區域[7]。主要原因在於，基於設計保護的維修免責條款，非原廠製造商本來可以製造汽車維修零件。華商地區法院對此問題與商標法間的關係，向歐洲法院申請解釋。
歐盟共同體設計維修免責條款與商標保護的可能衝突
首先必須說明一個背景，在歐盟2002年《共同體設計保護法》第110(1)條有「維修」免責條款（repair clause），亦即非原廠製造的維修零件，縱使製造受設計保護的汽車零件，由於出於讓消費者維修使用，也可以免責。
雖然製造維修用汽車零件可以免於侵害設計權，但在歐盟商標法中並沒有類似規定。本案的爭議就在於，被告GQ雖然製造維修用的水箱護罩格柵，但連格柵上保留安裝四環AUDI商標的位置也一起製作，而相同或近似奧迪的四環商標。
華沙地區法院表示，儘管在本案中不存在保護歐共體設計的問題，但對所謂「維修」免責條款的參考是基於一種理念，即歐盟商標的權利不能比歐盟商標和歐共體設計的權利結合更廣泛[8]。
另外，歐盟《2017/1001共同體商標規章》第14條(1)(c)，乃規定商標的指示性合理使用。此一使用性合理使用規定較特殊的地方在於，其特別將「配件」和「維修零件」寫在條文中。該條規定：「歐盟商標不得使擁有人有權禁止第三方在商業活動中使用：......(c) 歐盟商標用於辨識或提及該商品或服務爲商標權人的商品或服務，特別是在使用該商標以指示產品或服務的預期用途時，特別是作爲配件或維修零件時。」
因此，華沙地區法院想知道，第14條(1)(c)規定是否排除了歐盟商標權人禁止第三方在汽車零件（水箱護罩格柵）上使用與該商標相同或相似的設計[9]。
歐洲法院判決非原廠維修零件不能使用原廠商標
華沙地區法院的主要問題在於，既然歐盟共同體設計專利有維修或免條款，歐盟商標規章卻沒有，是否應該在解釋歐盟商標規章時，符合維修條款的精神。也就是說，在解釋是否構成商標規章第9條(2)或(3)的商標使用時，是否可以認爲，非原廠爲了製作維修用的車用零件，而使用相同或近似原廠商標的設計元素時，「不構成」的9條(2)或(3)的商標使用？[10]
對於此問題，歐洲法院佐審官所提的意見認爲，此案的格柵上保留安裝商標位置，雖相同或近似原廠商標，不能算是商標的使用[11]。
但是，歐洲法院認爲，歐盟商標規章有自己的規定，不會受到歐盟共同體設計專利維修免責條款的影響。且歐盟商標規章第14條(1)已經針對維修零件問題做了讓步[12]。因此，歐洲法院認爲，非原廠製造商製造汽車維修零件，包括本案的水箱護罩格柵，上面使用了相同或近似於AUDI商標的元素，仍然可能構成歐盟商標規章第9條(2)或(3)的商標使用[13]。
維修零件銷售者指示性合理使用的限制
關於歐盟商標規章的14條(1)(c)指示性合理使用的限制，歐洲法院認爲，該條款所提及的限制商標之專屬權利的目的，是使商品或服務的「互補產品」的供應商，能以清晰完整的方式向公衆提供他們所銷售的商品或所提供服務的「預期用途」（intended purpose），亦即，說明他們的商品或服務與商標權人的商品或服務之間的「實際聯繫」[14]。
歐洲法院認爲，典型的非原廠零件製造維修零件的情況是，非原廠製造商不會將與該商標相同或相似的標誌附加到這些維修零件上，而僅在指示這些維修零件或服務之「預期目的」時有所必要時才使用該商標。但本案中的情況卻不是如此。法院認爲，第三方在其銷售的商品上附加與該商標相同或相似的元素超出了歐盟商標規章第14條(1)(c)所指的指涉使用，不屬於該條涵蓋的情況[15]。
因此歐洲法院認爲，根據歐盟商標規章第14(1)(c)條的解釋，製造汽車的製造商作爲歐盟商標權人，可以禁止第三方在與這些汽車相關的維修零件上使用與該商標完全相同或相似的元素，例如在水箱護罩格柵保留安裝原廠商標的安裝區域，而不管在技術上是否可能將該商標附加到水箱護罩格柵上，而不在格柵上使用近似該商標的形狀[16]。
備註：
C-334/22 - Audi (Support d’emblème sur une calandre), Judgment ECLI:EU:C:2024:76, Jan 25, 2024.
Id. para 7.
Id. para 8.
Id. para 9.
Id. para 10.
Id. para 11.
Id. para 12.
Id. para 14.
Id. para 16.
Id. para 18.
Marcel Pemsel, Advocate General vs. German Supreme Court – Does the use of four rings on a car grille infringe Audi’s trademark?,The IPKat, October 10, 2023, https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/advocate-general-vs-german-supreme.html.
C-334/22 – Audi, para 28.
Id. paras 39-41.
Id. para 51.
Id. para 57.
Id. para 60.
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
真理大學法律系副教授
中央大學產業經濟所碩士
臺灣大學法學博士
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