談美國專利侵權損害賠償之兩類「所失利益」計算法及給予臺灣司法建議

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陳秉訓／政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

美國《專利法》第284條（35 U.S.C. § 284）規定「當裁定對原告有利時，法院應核予原告適當的損害賠償以補償所受之侵權，但在任何情況下都不能低於侵權人爲了發明的使用所付之合理權利金，並加上法院所定之利率與成本」。其中一種損害賠償計算方法是「所失利益（LOST PROFITS）法」，此相當於臺灣《專利法》第97條損害賠償條文中之第1項第1款之「具體損害法」與「差額說」。本文意在介紹PANDUIT測試法與「若非」（BUT-FOR）測試法這兩種類型的美國所失利益法。

Panduit測試法

關於美國的「所失利益法」，國內文獻多提到的核心判決是1978年美國聯邦第六巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Sixth Circuit，第六巡院）所做出之Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.案判決[1]。事實上，自美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）成立後，於1983年Central Soya Co. v. George Hormel & Co.案判決[2]中，因一審法院採用Panduit測試法而才肯定接納該計算方法[3]。

Panduit案判決揭示若以「所失利益法」來計算專利侵權之損害賠償，原告應舉證四項事實：（1）專利產品的需求；（2）沒有可接受的非侵權替代物；（3）其生產與行銷的能力，以能開拓該需求；（4）其所早應獲得的利益金額[4]。政治大學法律系沈宗倫教授曾指出Panduit測試法的第一因素「專利物的市場需求」系「探究若非專利侵害的情事發生，市場上原先購買侵害專利的非法替代品的顧客，是否會轉而購買專利物」[5]。

不過，2017年的Georgetown Rail Equipment Co. v. Holland L.P.案判決[6]中，CAFC指出第一因素在探究市場上是否有專利物品之需求，而專利物品則例如爲受係爭專利所涵蓋之物品、或與侵權裝置直接競爭之物品，且CAFC認爲第一因素未要求證明該需求系發生於侵權物品銷售期間內。Georgetown Rail Equipment Co.案判決顯示Panduit測試法的內涵不同於沈教授的見解，並不限制顧客僅能轉買專利物。

「若非」測試法

根據Roger D. Blair與Thomas F Cotter等2位美國學者之觀察[7]，Panduit測試法僅是「所失利益法」應用之一支，且司法實務上已有采取「若非」測試法之案例，其檢視若非有專利侵權存在，則專利權人應可獲得多少利益，因此專利權人可獲得比依Panduit測試法所計算者而還要好的損害賠償金額。另美國准許法院同時核予所失利益與合理權利金爲損害賠償，與臺灣僅就所規定的三款計算方法選擇其一來估算損害賠償不同。值得關注者爲CAFC於1995年Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案判決[8]（屬全院聯席審判決）中重新詮釋Panduit測試法在「所失利益法」分析下之位階，且界定上位者爲「若非」測試法，並將所失利益的賠償範圍延伸至非係爭專利所涵蓋的物品。Rite-Hite案判決首次是由臺張哲倫律師所撰文介紹，但其着重在合理授權金法的議題[9]。

根據Rite-Hite Corp.案判決，「若非」測試法乃源自於美國聯邦最高法院於1964年的Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案判決[10]，於討論計算專利侵權損害賠償之法律基準時，最高法院曾解釋：「於決定損害賠償時所應提的問題是，專利權人或被授權人因侵權行爲而受了多少傷害；該問題主要是如果侵權人沒有侵權，專利權人或授權人會成就什麼？」

根據Aro案判決之指引，CAFC表示針對有製造專利物件之專利權人，其判例法已裁示的一般原則爲，以專利權人因侵權行爲所致之銷售量與利益損失來決定其實際損害賠償。CAFC指出專利權人爲獲得所失利益損害賠償之補償，其必須證明有「合理的可能性」（reasonable probability）是「若非」有侵權行爲，則其亦能成就侵權人所達成之銷售量。

至於第六巡院的Panduit案判決，CAFC指出該判決所闡述之四項因素，Panduit測試法已被接受爲有用的、但「非絕對的」（non-exclusive）方法，其可讓專利權人證明其有權獲得該所失利益的損害賠償。CAFC表示Panduit測試法要求專利權人建構的四項因素，其所能證明者是可准予法院得合理推測專利權人所主張之所失利益事實上爲侵權銷售所造成。因而就「若非」因果關係來說，CAFC認爲專利權人藉該等佐證可達到「初步證明案件」（prima facie case）。

但針對購買者在無侵權行爲之情況下並不會購買非專利權人產品之情勢，CAFC所提醒爲專利權人不須要排除每一可能性，而專利權人僅須要證明「若非」有侵權行爲，則其原本可達成的銷售量是具合理的可能性即可。CAFC指出當專利權人建構該銷售量推測之合理性時（例如以符合Panduit測試法之方式），則針對其所主張應享有之因侵權行爲而致之所失利益，其已經達到舉證責任；而舉證責任即移轉至侵權人，以就該所失銷售量之一些或全部，證明該推測是不合理的。

美國法之借鏡

由於Panduit測試法涉及專利權人就專利物品之所失利益，其近似於臺《專利法》第97條第1項第1款之「差額說」：「但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額爲所受損害」。沈教授於2010年爲文討論「差額說」之利益差額應和侵權行爲間有「相當因果關係」，其採Panduit案判決之觀點，並列舉上文CAFC指出的四項因素而分別討論侵權行爲與各因素的相當因果關係[11]。不過，對「差額說」的「因果關係」要求可能不利於其減輕專利權人舉證上困難之立法目的。對此，本文建議美Panduit測試法雖是可借鏡之作法，但對該基準之理解應要更新，亦即應參酌Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案判決中所確立的「若非」測試法，其乃澄清Panduit測試法中四項因素於滿足時即等於「因果關係」成立。

另Rite-Hite Corp.案判決更應關注者是，其涉及專利權人就其所販售之非專利物品之所失利益，較近似於臺《專利法》第97條第1項第1款之「具體損害法」議題：「依民法第二百十六條之規定」[12]來計算損害賠償。其中此使「具體損害法」可探究專利侵權行爲對專利權人之「期待利益」之損害，亦開放「所失利益」還有其他多種可能性。因此，Rite-Hite Corp.案判決的見解若能與「具體損害法」橋接，將讓專利權人可受之補償更完整。

以臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決爲例，係爭新型專利包括證書號第068303號「垂直式工具盒」（’068303專利）與第055950號「可多層多面多邊成型卡入組合之包裝盒結構」（’055950專利），而係爭侵權物僅與’068303專利有關。臺高院臺中分院於計算損害賠償時採取「實際損害法」，而認爲原告（專利權人）所佐證之銷售金額「乃就二件專利混合計算，未加區分」，故在’068303專利部分，「原告實施專利權可獲得之利益爲多少，原告未能提出確切之資料佐證」，以致「其以二項專利之銷售金額之減少以推算本件損害之方式，即無法採憑」。

臺高院見解問題在於不以專利權人所受損害爲中心，忽視係爭侵權物是否也會造成’055950專利產品之銷售量下滑，例如「垂直式工具盒」與「可多層多面多邊成型卡入組合之包裝盒結構」間爲可替代性產品，故前者的侵權物會取代後者的原告產品。

對司法院之建議

學界最早討論「所得利益」應用於計算專利侵權損害賠償是銘傳大學法學院汪渡村榮譽教授於2004年發表之文章，其也觸及臺《專利法》第97條第1項第1款之「具體損害法」與「差額說」[13]。然而，司法實務發展至今，從臺灣高等法院及其分院，到近期的智慧財產及商業法院（智財法院）等二審判決之整理與歸類，不少案例卻顯示法院於計算損害賠償時無明確指出系以「具體損害法」或以「差額說」爲準，例如臺高院90年度上字第738號民事判決、智財法院99年度民專上字第50號民事判決等均有以「專利物品銷售量下滑」計算損害賠償。此代表「實際損害法」的內涵混沌而必須有補充討論。

爲輔助「實際損害法」之因果關係建構，建議我國司法院應投入美專利判決的分析研究，以引薦「所失利益法」法理的全貌。CAFC的判決有兩個值得歸納相關法理：一類是關於Panduit測試法的應用，而另個軸線爲Rite-Hite Corp.案判決的「若非」法則。根據該等法學資訊，臺灣法院能思考「實際損害法」的理論體系，以能給予專利權人完整的補償，並改善「實際損害法」法理體系的混亂狀況。

備註：

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