談專利法第97條第1項第1款的實際損害法與「真正的」損害
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陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授
專利法第97條第1項明訂三種專利侵權之損害賠償計算方法；其第1款稱爲「實際損害法」，分爲「具體損害法」與「差額說」。本文舉臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決爲例，以點出司法實務並未探究「真正的」實際損害，而將實際損害的範圍限縮在專利產品的銷售量損失。此限制是否爲妥當，值得探究。
案例：臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決
本案涉及二件新型專利，證書號第068303號「垂直式工具盒」與第055950號「可多層多面多邊成型卡入組合之包裝盒結構」。本案的侵權物僅落入「垂直式工具盒」專利之範圍，但專利權人有實施「可多層多面多邊成型卡入組合之包裝盒結構」專利。本案判決在損害賠償計算部分屬「實際損害法」，其實質上應偏向「差額法」之應用。
本案法院認爲原告主張有二個問題。首先，本案法院指出原告（專利權人）「就係爭二項專利之銷售金額自1993年起，至1999年止，固有逐年下滑之情形」，但是其發現原告於計算其銷售金額時，「乃就二項係爭新型專利專利混合計算，未加區分」，故「關於係爭新型第068303號專利部分，原告實施專利權可獲得之利益爲多少，原告未能提出確切之資料佐證」，以致「其以二項專利之銷售金額之減少以推算本件損害之方式，即無法採憑」。
另本案法院認爲「係爭專利乃僅就『垂直式工具盒』部分具有專利」，而「其內容物即螺絲起子部分，則非專利之範圍，爲兩造所不爭之事實」，故因「原告主張其販售係爭產品之利潤爲23.4元，乃系就包括其內之工具爲整組粗略計算之結果」，其「以其利潤每組23.4元乘被告於上開期間仿製之數量計算其損害」，則「爲不可取」。
司法實務之問題
根據臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決，專利權人不能主張非專利產品之銷售量降低爲專利侵權行爲的賠償範圍。亦即，當專利權人有相似的產品A與產品B，但只有產品A是係爭專利所涵蓋時，僅產品A的銷售量損失可予以補償；另如產品A內有搭售產品C，且產品C亦屬非專利產品時，產品C的銷售量損失是不予補償。
但此觀點的問題在於忽視「真正的損害」，亦即，沒有檢視侵權人的侵權產品是否讓潛在消費者不去購買專利權人的相似產品（產品B）或相關產品（產品C）。
什麼是「實際損害」？
「具體損害法」以民法第216條的相關法理爲計算依據。民法第216條第1項規定「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益爲限」。因此，「所受損害」與「所失利益」（其分別爲「積極損害」與「消極損害」）乃以具體損害法所計算之損害賠償金額範圍。
根據智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決，「民法第216條第1項所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害」。由於專利權的無體性質，不會因侵害事實之發生而減損專利權之整體性。亦即，在專利侵權的情境下，似乎無法有「所受損害」之可能。因此，有學說認爲此「實際損害」的要求未考慮無體財產權侵害之性質，而未認爲專利權遭到侵害時即應屬有「實際損害」之發生[1]。
然而，根據專利法第58條，專利權指「專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」，故所謂「侵害專利權」，應指他人之未經專利權人同意而實施該發明之行爲。因而，「實際損害」之認定應該着重於侵權人的行爲，而非「專利權」本身的完整性。
又專利法第96條規定「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償」。既然損害賠償是專利權人本身才有權請求，且損害之原因是專利侵權行爲，則「實際損害」之認定應檢視侵權行爲對於專利權人所造成之損害，而非對「無體的」專利權所爲之損害。
「所失利益」與「差額說」之交錯
民法第216條第1項規定之「損害賠償」，除了填補「所受損害」，還可補償「所失利益」。同條第2項規定「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視爲所失利益」。臺灣大學法律系李素華教授曾舉智慧財產法院100年度民專上更（一）字第6號民事判決爲例，而指出若第三人原向專利權人購買專利物品但於後卻終止交易而改向被告購買侵權物品，則此行爲屬妨礙專利權人取得新財產，而若無此事件，則專利權人即能取得此利益，而屬於「所失利益」之範疇[2]。
根據智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決，「所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害」。概念上，「所失利益」並「不以現實有此具體利益爲限」。至於民法第216條第2項所指之「可得預期之利益」，其「非指僅有取得利益之希望或可能爲已足」，而應「依通常情形」、或「依已定之計劃、設備或其他特別情事」等，才得使該類利益「具有客觀之確定性」。
根據專利法第97條第1項第1款之「差額說」，專利權人「不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額爲所受損害」。但是，當民法第216條之「具體損害法」僅能着重在「所失利益」時，其與「差額說」間之差異即淡化，因爲二者本質上皆處理原告的「期待利益」。成功大學法律系許忠信教授甚至主張刪除「差額說」[3]。但在概念上，李素華教授認爲「差額說」可構成「實際損害」[4]。
過去專利權人所主張的專利物品銷售量下滑會涉及二種實施情況：一是透過專利權人所經營的事業單位實施係爭專利之結果（臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決），而另是專利權人親自實施係爭專利之結果（臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決）。但近期的智慧財產法院109年度民專上易字第4號民事判決卻否認第一類的情境。
另值得注意者爲智慧財產法院99年度民專上字第15號民事判決。在該案中，係爭專利爲新型專利證書號第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」。原告（專利權人）有授權係爭專利給他人制造與銷售相關產品，卻因爲被告等的侵權產品競爭導致其客戶流失。本案法院於討論損害賠償計算時，雖未能明確針對「差額說」表達意見，但卻指出「中外實務上，專利權人授權他人使用專利時所得收取之權利金，亦得作爲計算侵權行爲人應賠償損害之範圍，蓋此等短收授權金之損失，非不得視爲專利權人就其實施專利權通常所可獲得之利益故也」。
在司法實務上，以臺灣高等法院與其分院爲例，其不少案例於計算損害賠償時無明確指出系以「具體損害法」、或以「差額說」爲準，例如：臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決、臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決、臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第3號民事判決等。再以智慧財產法院之二審判決爲例，其亦未有具體適用「差額說」的案例，例如：98年度民專上字第3號民事判決、99年度民專上字第15號民事判決、109年度民專上易字第4號民事判決等。因此，此顯示司法實務上對「實際損害法」適用的概念混淆，因而須要有學界的關注以完備法理體系。
差額說之角色
「差額說」是針對有實施其專利發明的專利權人，來補償其專利發明的銷售量損失。因此，「差額說」的設立應可佐證「具體損害法」所涵蓋的損害，應包括實施專利發明以外的事情。
有論者認爲美國的「所失利益（lost profits）法」與臺灣的「差額說」爲相同概念[5]；但概念上，「所失利益法」是計算專利權人的「實際損害賠償金額」（actual damages）[6]。亦即，美國司法實務顯示美國的「所失利益法」是不同於臺灣的「差額說」，但其應較接近「具體損害法」、或者屬於「具體損害法」與「差額說」之混合體。
爲輔助「實際損害法」之因果關係建構，司法實務可參考CAFC的Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案及其後案判決所累積的相關法理，其應用爲將非專利物品納入所失利益計算之範圍。據此，「實際損害法」才能給予專利權人完整的補償。
備註：
李素華，智慧財產侵害之「損害發生」與損害賠償法制建構─從智慧財產法院九十七年度民專訴字第四七號民事判決談起，月旦法學雜誌，2017年4月，263期，167-191頁。
李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法爲中心，臺大法學論叢，2013年12月，42卷4期，1387-1455頁。
許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢，2007年3月，61期，79-109頁。
李素華，再論智慧財產權侵害之「損害」概念─評最高法院107年度臺上字第2359號民事判決，月旦法學雜誌，2021年10月，317期，169-180頁。
吳靜怡，專利侵權損害賠償之實證研究，科技法學評論，2014年12月，11卷2期，175-250頁。
Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983).
責任編輯：吳碧娥
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美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士
政治大學法律科際整合研究所法學碩士
臺灣大學化工所碩士
臺灣大學化工系
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